本系列介绍标准必要专利（1）取得、（2）实施，和（3）防御等三阶段的新兴科技产业SEP实务。作为第二篇“实施阶段”，在前篇“取得阶段”简介标准必要专利定义、美国高通案，并分析新兴科技产业取得SEP过程中应予考虑的实务细节后[1]，本文将重点置于1.个别厂商如何在SEP布局中选择最合适的专利进行诉讼、2.如何选择最佳潜在专利侵权人进行授权协商、3.如何确认起诉前的协商过程未违反相关规定以致遭法院判定无法实施系争SEP权利等三大议题。

在5G的万物连网年代，通讯技术将普及应用于移动通讯装置、车用电子、无人机和智能家居、医疗保健等生活圈；基因编辑科技则犹如上帝之手，开创新一代能广泛运用在疾病治疗、动植物品种改良的技术生态系。为符合创新科技在产业间不同产品应用与技术兼容性（compatibility）需求，国际各厂商透过参与标准制定组织（standard-setting organization，SSO）的自愿性共识协商程序（voluntary consensus process），形塑、制定每个世代的技术标准[2]。实务上，专利权与技术标准制定之间的关系日渐紧密[3]，个别厂商在取得标准必要专利（standard essential patents，SEPs）后如何透过诉讼、协商、授权等实施（enforcement）方法与策略将专利权效益最大化，是取回投资成果和参与产业竞争的不二法门。

如何筛选合适的SEP予以实施

从学理上来看，所谓SEPs就是实施技术标准时不可或缺的专利；换句话说，只要某产品宣称或实际应用技术标准，即有侵门踏户进入SEPs权利范围的可能性[4]。但是，在实务上，不论法律诉讼还是商业授权谈判均耗时耗力；因此权利人应从拥有的SEP布局中谨慎筛选能够“准确靶定相关技术供应链中最有价值的产品”与“考虑相应权利金的计算方法”，才能避免事倍功半，赔了夫人又折兵。

其中，有关供应链中最有价值的产品的部分，本文将与下述“最佳潜在侵权人”一起探讨。而考虑相应权利金的计算方法时，在美国主要有从传统法院计算合理权利金的15个Georgia – Pacific因素衍生之“最小可销售专利实施单位”（smallest salable patent practicing unit，SSPPU），和由美国联邦巡回上诉法院（CAFC）在2014年Ericsson, Inc. v. D-Link Systems, Inc.案[5]建立的“分配原则”（attribution）判决见解。例如，在靶定一个可销售的单位产品时，若可以适当分配系争SEP特征的价值，就可以从该产品价值直接计算；但如果该产品显然是由其他更小的可销售组件所组成时，就应以该销售组件的价值开始计算系争SEP赋予的价值[6]。

CAFC于前述2014年判决进一步限缩双方在计算系争SEP的权利金时，不应考虑因该专利所宣称涵盖之技术标准拥有的价值，而是评估专利发明本身的附加价值[7]。此外，技术标准可能随产业脉动而变迁，SSO公告的标准可能与制定过程中的版本有所不符，且SSO多不负责评估个别专利是否确为SEPs，因此，权利人在向潜在侵权人提出权利金要求或甚至诉讼前，需审慎评估和筛选所拥有的SEPs布局中，得实质涵盖现有潜在侵权产品中最有价值部分或驱动该产品在市场上销售的专利。此外，美国联邦地院在审理授权费率时，仍有可能以15个Georgia – Pacific因素中假设性协商法参考双方双方在诉讼前谈判的数据 （例如2019年，美国东德州联邦地院的Intellectual Ventures II LLC v. Sprint Spectrum, L.P.案）[8]。因此，权利人在美国进行SEP授权费率协商过程，即应遵循法院案例的计算方法，以确保最佳利益。

另值得SEPs权利人留意的是，在中国大陆，2019年9月由南京中级人民法院判决的华为诉康文森案的判决中，更以中国市场来衡量系争SEP在中国大陆行业的价值。

如何锁定最佳的潜在侵权人谈授权

当SEPs权利人筛选出其所拥有之布局中涵盖潜在侵权产品所应用技术标准的专利后，即可锁定该产品供应链上下游厂商进行检视。若该专利可以涵盖整个潜在侵权产品，例如在无线充电器技术（Wireless Charger） 产业，被宣告为无线充电联盟制订出全球无线充电标准Qi，SEPs权利人可评估对Qi无线充电器供应链下游制造、组装的厂商提出以整个充电器产品价值为基础估算的权利金要求。若该专利仅涵盖潜在侵权产品所应用技术的部份，例如无线通信芯片，虽然该通讯技术提升终端产品的整体功能，但拥有无线通信技术的SEPs权利人，在计算授权费率时，依实务仍应以该“最小可销售专利实施单位”的芯片为基础，而非以整台移动通讯设备（终端产品）为计算目标。

此外，SEPs本质仍为专利，权利人在评估供应链上下游的潜在侵权人时，莫忘专利权的权利耗尽原则（patent exhaustion）。权利耗尽系指权利人就其所制造、贩卖或经其授权制造、使用或贩卖之物品，于第一次进入市场后，即丧失其因专利权对该物品所取得之排他专卖权与使用权。换句话说，权利人在授权上游厂商制造、使用、贩卖等权利后，该专利权已经被耗尽，任何从市场取得该物品之第三人（例如下游厂商），均可任意使用（例如组装后再贩卖），权利人不得再予干预或主张权利，亦即不得再向下游组装厂商索讨专利授权金。因此，权利人通常直接授权下游制造厂以最大化授权利益。但在执行此策略时，权利人必须留意是否因不授权直接竞争或授权利益较小的上游业者导致违反所参与之SSO所订定的“公平、合理、无歧视”（FRAND）原则。

依FRAND原则协商的注意要点

承上所述，在SEPs权利人评估授权对象、参与协商过程和审查授权条款时，首要留意的即是其本身所参与之SSO所订定的FRAND原则。已有多起美国案例显示，若权利人未达到其对所参与之SSO所签署FRAND原则的承诺（该承诺如同让所有参与者签署一份团体协约），法院将得依该契约判定权利人无法对同为SSO参与者实施其所拥有的专利权。例如2014年，美国Fujitsu Ltd. v. Tellabs Operations Inc.案[9]中，由于Fujitsu公司在起诉Tellabs Operations公司并申请禁制令前未曾提出任何合理的授权条件，联邦地院判定Fujitsu公司违反其所应担负的FRAND责任。虽然，在法院判决尚未出炉前，Fujitsu公司即与Tellabs Operations公司达成和解而撤回告诉，但一般咸认该和解原因即在Fujitsu公司认知法院有可能判决其无法实施该专利权（即无法要求任何授权金）的情况下，以远低于原合理权利金的价格与Tellabs Operations公司达成和解。

反面观之，只要SEPs权利人能证明其曾投入于专利授权协商，法院有可能依据权利人所参与之SSO制定的政策推定其已符合FRAND原则下的诚实善意规范（good faith standard）。例如，在2019年，美国HTC Corp. v. Telefonaktiebolaget Lm案[10]中，联邦地院认定依据双方共同参与之SSO（欧洲电信标准协会，ETSI）的IPR policy，只要权利人HTC公司曾积极投入系争专利授权的协商，即使最终未达成授权契约，HTC公司仍可被推定已符合FRAND原则，而得以起诉方式请求法院判决授权金。

小结

在费尽心力取得SEPs与相关布局后，权利人在对潜在侵权人要求相对应的权利金或甚至以向法院起诉方式为手段前，应审慎思考如何在SEP布局中选择最合适的专利进行诉讼、如何选择最佳潜在专利侵权人进行授权协商、如何确认协商过程或所欲签订的授权条款中未违反其所参与之SSO订定之FRAND原则相关规定，以致遭法院判定无法实施系争SEP权利等三大议题。总而言之，大胆评估和锁定潜在侵权人，小心进行协商与遵守FRAND原则，是SEPs权利人争取权利金最大化的必备心法。

备注：

李秉燊，高通案启示录Ｉ － 新兴科技之标准必要专利实务：取得阶段，北美智权报，第246期。

庄弘钰、林艾萱，标准必要专利竞争法管制之分与合：兼论我国高通案处分，公平交易季刊，第27卷第1期，2019年1月，页3。

同前注，页3。

如前篇（1）“取得阶段”所述，依SSO所发布的知识产权政策（IPR policy）的定义，考虑一般技术方法和设定标准时的技术领域状态，在制造、销售、使用或其他方式实施该标准的组件或方法时，必定会侵害该标准必要专利。同前注。

Ericsson, Inc. v. D-Link Systems, Inc., 773 F.3d 1201(Fed. Cir. 2014).

Id. at 1226

Id. at 1233

Intellectual Ventures II LLC v. Sprint Spectrum, L.P. , No. 2:17-CV-0661-JRG-RSP, 2019 WL 1877309, at *4 (E.D. Tex. Apr. 26, 2019).

Fujitsu Ltd. v. Tellabs Operations, Inc., No. 1:09-cv-04530 (N.D. Ill. July 23, 2014).

HTC Corp. v. Telefonaktiebolaget Lm, No. 6:18-CV-00243-JRG, at *7-8 (E.D. Tex. May 23, 2019).

（来源：北美智权报 天天IP）